본문내용 바로가기

CASE RESULTS

[ Intellectual_Property ][SUPREME COURT] Invalidation of Registration (Patent)
2020.05.08

Supreme Court Decision 2014Hu2184 Decided November 25, 2016 【Invalidation of Registration (Patent)】

대법원 2016. 11. 25. 선고 2014후2184 판결 [등록무효(특)]

 

【Main Issues and Holdings】 판시사항

[1] Purport of Articles 133-2 and 136(3) of the former Patent Act, and permissible scope of correction in a patent invalidation proceeding.

[1] 구 특허법 제133조의2, 제136조 제3항의 취지 및 특허무효심판절차에서 허용되는 오류 정정의 범위.

 

[2] Whether all details of the technical idea elucidated in the written description of the invention shall be included in the claims (negative); and, where elements not stated in the claims are included in the written description of the invention, whether that constitutes a case of discrepancy or inconsistency between the written description and the claims (negative in principle).

[2] 발명의 상세한 설명에 기재된 모든 기술적 사상이 특허청구범위에 포함되어야 하는지 여부(소극) 및 특허청구범위에 기재되어 있지 아니한 사항이 발명의 상세한 설명에 포함되어 있는 경우, 발명의 상세한 설명과 특허청구범위가 일치하지 아니하거나 모순이 있는 경우인지 여부(원칙적 소극).

 

[3] Method of determining the nonobviousness of an invention

Whether the obviousness of an invention to a person having ordinary skill in the art to which the said subject matter pertains may be determined ex post, on the assumption that the art disclosed in the specification of the subject matter was known (negative).

[3] 발명의 진보성 유무를 판단하는 방법 / 진보성 판단의 대상이 된 발명의 명세서에 개시되어 있는 기술을 알고 있음을 전제로 하여 사후적으로 통상의 기술자가 발명을 쉽게 발명할 수 있는지를 판단할 수 있는지 여부(소극).

 

【Summary of Decision】

[1] The purport of Articles 133-2 and 136(3) of the former Patent Act, (amended by Act No. 9381, Jan. 30, 2009) is to: (a) enable the patent-holder as the respondent in a patent invalidation trial to petition for correction in the invalidation trial procedure without having to file for a separate trial for correction; (b) prohibit any substantial extension of, or amendment to, the claims; but (c) allow for a reduction in the number of claims, rectification of clerical errors, and clarification of ambiguous indications, to the extent they are not likely to infringe on third party rights. In light of such statutory purport, permissible correction includes: (a) clarification of any unclear statement of claims; (b) rectification of any clerical error; and (c) reconciliation of any discrepancy or inconsistency between the written description and the claims.

[1] 구 특허법(2009. 1. 30. 법률 제9381호로 개정되기 전의 것) 제133조의2, 제136조 제3항의 규정 취지는 무효심판의 피청구인이 된 특허권자에게 별도의 정정심판을 청구하지 않더라도 무효심판절차 내에서 정정청구를 할 수 있게 해주되, 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 것은 허용하지 아니하고, 제3자의 권리를 침해할 우려가 없는 범위 내에서의 특허청구범위의 감축이나, 오기를 정정하고 기재상의 불비를 해소하여 바르게 하는 오류의 정정은 허용하는 데 있다. 이러한 규정 취지에 비추어 보면, 이와 같은 오류의 정정에는 특허청구범위에 관한 기재 자체가 명료하지 아니한 경우 의미를 명확하게 하든가 기재상의 불비를 해소하는 것 및 발명의 상세한 설명과 특허청구범위가 일치하지 아니하거나 모순이 있는 경우 이를 통일하여 모순이 없게 하는 것 등이 포함된다.

 

[2] Patent claims shall specify all or part of the technical idea stated in the written description as the protected scope of a patented invention. Not all details of the technical idea stated in the written description necessarily have to be explicitly stated in the claims. Accordingly, barring any special exigency, it is difficult to view that, merely because elements not stated in the claims are included in the written description, it necessarily constitutes a case of discrepancy or inconsistency between the written description and the claims.

[2] 특허청구범위는 발명의 상세한 설명에 기재된 기술적 사상의 전부 또는 일부를 특허발명의 보호범위로 특정한 것이고, 발명의 상세한 설명에 기재된 모든 기술적 사상이 반드시 특허청구범위에 포함되어야 하는 것은 아니므로, 특별한 사정이 없는 한 특허청구범위에 기재되어 있지 아니한 사항이 발명의 상세한 설명에 포함되어 있다고 하여 발명의 상세한 설명과 특허청구범위가 일치하지 아니하거나 모순이 있는 경우라고 보기는 어렵다.

 

[3] In determining the nonobviousness of an invention, the court shall at a minimum ascertain, based on the evidence and the record on the scope and content of prior art, the distinction between the subject matter and the prior art and the level of technology of the person having ordinary skill in the art to which the subject matter pertains (hereinafter “ordinarily skilled person”), and on that basis, determine whether, in light of the level of technology at the time of patent application, the subject matter is obvious to an ordinarily skilled person, notwithstanding its distinction from prior art. In such cases, it is impermissible to determine the obviousness of the subject matter to an ordinarily skilled person ex post, on the assumption that the art disclosed in the specification was known.

[3] 발명의 진보성 유무를 판단할 때에, 적어도 선행기술의 범위와 내용, 진보성 판단의 대상이 된 발명과 선행기술의 차이 및 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라고 한다)의 기술수준에 대하여 증거 등 기록에 나타난 자료에 기하여 파악한 다음, 이를 기초로 하여 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 진보성 판단의 대상이 된 발명이 선행기술과 차이가 있음에도 그러한 차이를 극복하고 선행기술로부터 발명을 쉽게 발명할 수 있는지를 살펴보아야 한다. 이 경우 진보성 판단의 대상이 된 발명의 명세서에 개시되어 있는 기술을 알고 있음을 전제로 하여 사후적으로 통상의 기술자가 발명을 쉽게 발명할 수 있는지를 판단하여서는 아니 된다.

 

【Disposition】 주문

The judgment of the lower court is reversed, and the case is remanded to the Patent Court of Korea.

원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송한다.

 

Reference

Supreme Court Library of Korea 2012 <https://library.scourt.go.kr>